美国商业外观相关案件案例汇编(案例一)
案例一:金属调平腿三维外观商标注册驳回复审案
一、基本情况
(一)案例信息
司法辖区:美国专利商标局(USPTO)
审理机关:商标审判与上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)
案件编号:Serial No. 97602791
合议法官:Maureen Kuczma、Angela L. Taylor、Cheryl S. Johnson
知识产权类型:商品外观(立体标志)
纠纷类型:商标注册驳回复审
产业领域:商用厨房设备
申请日期:2022-09-22
最终驳回日期:2024-08-02
裁决结果:维持注册拒绝
(二)涉案知识产权信息
申请人:Kason Industries, Inc.
主张标志:由上下两段同轴圆筒构成的金属调平腿设计,下筒可旋入上筒并通过旋转伸缩调节高度
使用类别:第6类金属制设备调平器
相关专利:US 7,159,829(实用专利);USD562,631(设计专利)
二、基本案情
申请人Kason Industries自2004年起在商用厨房设备上持续使用该调平腿产品。其外观由两段不同直径的金属圆筒构成,通过旋转调节高度。Kason在2022年依据《兰哈姆法》第1(a)条提出注册申请,主张其设计已因长达19年的使用而形成显著性,具备作为商标注册的资格,并补充提交了设计专利以反证功能性。此外,公司还提交了销售与广告数据,以支持其外观已获得市场识别。
USPTO审查员以两项理由拒绝注册:
(1)涉案外观具有功能性,不符合《兰哈姆法》第2(e)(5)条关于功能性标志不得注册的规定;(2)该设计不具固有显著性,申请人亦未能充分举证其已形成“二次含义”以满足第2(f)条要求。
Kason不服决定,提起驳回复审。TTAB最终全面维持原拒绝理由,驳回申请。
三、法律分析
(一)美国法律关于商品外观注册的一般规则 根据美国《兰哈姆法》及相关判例,商品外观的三维形状可作为商标注册,但必须满足两个核心条件:(1)不得具有功能性(功能性禁注原则,《兰哈姆法》第2(e)(5)条);(2)若无固有显著性,需证明“二次含义”(第2(f)条)。
功能性的判断标准主要依据最高法院TrafFix Devices v. Marketing Displays案(532 U.S. 23, 2001)确立的原则:若申请人现有或过往的实用专利权利要求中揭示该外观对产品功能具有“实质必要性”(essential to function),则应推定为功能性,进而不得注册。
显著性的评估则依Wal-Mart v. Samara Brothers(529 U.S. 205, 2000)一案,三维产品设计天然不具固有显著性,必须提供实际使用中消费者将其视为标志的证据,即“二次含义”(secondary meaning)。联邦巡回法院在Converse Inc. v. ITC(909 F.3d 1110, 2018)案中进一步明确:消费者调查、媒体报道、模仿行为、广告投入等都可构成直接或间接证据。
(二)本案中TTAB的具体认定如下:
首先,在功能性方面,审查员与TTAB均指出Kason拥有的US 7,159,829号实用专利明确将该双筒设计描述为调平功能的核心机制。专利权利要求中多次强调该结构对实现可调高度的重要性。因此,根据TrafFix案标准,该设计属于功能性形态,不能作为商标注册。
此外,尽管Kason亦拥有相应的设计专利(USD562,631),但TTAB指出设计专利仅提供推定性而非决定性的非功能性证据,不能反驳实用专利中清楚揭示的技术功能。
其次,在显著性方面,TTAB强调由于三维商品外观不具固有显著性,申请人必须通过二次含义予以证明。Kason提供了19年的持续使用记录、约1,109万美元的销售额及3.4万美元的广告支出。但TTAB认为上述数据虽具一定参考价值,但缺乏更具说服力的直接证据,如消费者调查、模仿行为记录、行业评论或“look-for advertising”(提示消费者识别外观的广告)。特别是在市场未呈现对该外观的识别度或品牌关联时,销售量本身可能只是技术性能优越的结果,而非商标意义上的识别作用。
因此,TTAB最终裁定该外观具有功能性且未能证明二次含义,依法驳回注册申请。
四、经验启示
1.实用专利披露影响深远:如实用专利明确揭示产品外观具有实现功能的必要性,该外观日后将难以获得商标注册,应在早期规划时谨慎处理知识产权布局。
2.二次含义需构建多维证据链:三维标志申请人应优先准备消费者调查、“请认准此外观”式广告、媒体报道、仿冒案例等直接证据,单靠销售额与广告支出难以说服TTAB。
3.立体外观商标非功能性难举证:若设计源于技术功能,设计专利与替代设计论证难以改变功能性认定,应转而依靠专利法保护。
4.企业在美保护路径应协同推进:对于具有技术与视觉价值的产品,可同步申请实用专利、设计专利与注册商标,并根据实际使用情况考虑主张§43(a)项下的整体外观侵权救济。
五、参考资料
TrafFix Devices v. Marketing Displays, 532 U.S. 23 (2001);Wal-Mart Stores v. Samara Brothers, 529 U.S. 205 (2000);In re Morton-Norwich Products, 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982);Valu Engineering v. Rexnord Corp., 278 F.3d 1268 (Fed. Cir. 2002);Converse Inc. v. International Trade Commission, 909 F.3d 1110 (Fed. Cir. 2018);In re Louisiana Fish Fry Products, 797 F.3d 1332 (Fed. Cir. 2015);《兰哈姆商标法》§2(e)(5)、§2(f)、§43(a)。