美国商业外观相关案件案例汇编(案例二)
案例二:消防器底部配置外观功能性驳回复审案
一、案件基本信息
审理机构:美国商标审判和上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)
案件编号:87621232
裁决日期:2024年12月30日
申请人:Kronebusch Industries, LLC
商标类别:国际分类第1类(消防灭火制剂)
商标形式:三维立体商标(商品外观配置)
商标描述:申请商标为消防器材底部的外观配置,包含一个凹陷区域,中央装有压力表。申请图样中以虚线表示压力表和相关部位,仅主张底部配置构成商标标识部分。
结论结果:TTAB依据《兰哈姆法》第2(e)(5)条认定申请标志具有功能性,驳回注册申请。
二、程序进展
申请人Kronebusch于2017年9月25日提交商标注册申请,指定商品为“消防灭火制剂”,归于国际第1类。审查员先后以三项理由驳回该申请:(1)标志具有功能性,不得注册(依据《兰哈姆法》第2(e)(5)条);(2)该商品外观配置缺乏固有显著性,未能证明取得了第二含义(依据《兰哈姆法》第1、2和45条);(3)提交的使用样品未能体现该商标用于指定的第1类商品。
申请人在收到最终驳回通知后,援引《兰哈姆法》第2(f)条主张通过至少五年的持续独占性使用获得了识别性(即取得了第二含义),但审查员认为申请人提交的证据不足以证明其已具备显著性,最终维持驳回决定。
三、案件事实概述
申请人主张注册的标志为消防器底部的凹陷配置,其中央设有压力表。申请人认为该标志系商品包装设计,与其销售的“灭火制剂”有关,而非用于整体灭火设备。申请人表示,压力表本身虽具有功能性,但其安置于底部仅关系到装置本身,与制剂成分无直接联系。
申请人在答辩中提交了多项材料,包括竞争对手产品配置、广告资料、专利申请记录等,用以论证该设计不具功能性并存在替代方案。但审查员最终认为,这一配置存在明显的功能用途,属于技术性设计,无法作为商标注册。
四、法律分析
(一)美国法律关于商品配置功能性的基本框架
依据《兰哈姆法》第2(e)(5)条,具有功能性的设计不得注册为商标。此规定源自对公平竞争秩序的保护,旨在防止商标法被用于垄断商品中带有实用功能的部分。
美国联邦巡回上诉法院在In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332(C.C.P.A. 1982)一案中确立了四项判断功能性的关键因素:
是否存在揭示该设计具有实用功能的效用专利;是否有宣传材料强调该设计的实用性;是否存在功能等效的替代设计;该设计是否带来制造上的便利性或成本节约。
上述因素并非孤立适用,而是综合判断设计是否属于“功能性”的基准。一旦审查员提供初步功能性证据,申请人需提交相反证据予以反驳。
(二)本案的功能性审查
1.效用专利的揭示
申请人持有的两项实用专利(US 10,159,862 B2 和 US 10,105,561 B2)明确记载该底部凹陷设计的实际用途,包括:保护压力表、防止运输过程中受损、便于灭火器保持直立以及利于储存。TTAB指出,申请人在上诉中未能就该等技术性描述作出有效解释,进一步佐证该设计具备明确功能性。
2.宣传材料的功能性描述
TTAB认为,申请人在广告中将“底部凹陷式压力表”宣传为使检查更便捷、不易受损,构成功能性的直接证据。依据Morton-Norwich标准,该等广告用语在功能性认定中具有重要证明力。
3.替代设计的可行性
申请人提交竞争对手将压力表设置在顶部的产品实例,试图说明存在功能等效设计。但根据TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001)一案裁定,若已有其他证据表明配置具有功能性,则替代设计的存在不具决定性。
4.“包装”与“产品”之区分不适用
申请人主张该设计仅为产品包装,不应作为功能性判断对象。TTAB援引In re Becton, Dickinson & Co., 102 USPQ2d 1372 (TTAB 2012)裁定,凡具有实用性,不论归属产品或包装,皆可能因功能性而被拒绝注册。
5.关于设计专利的抗辩失效
尽管申请人引用其持有的外观设计专利(D813673 S)主张其设计美观,具备非功能性特征,但TTAB认为,当存在广告材料与效用专利明确指出设计的实用性时,该抗辩推定已被充分推翻。
五、裁决结果
TTAB最终认定申请商标属于功能性构造,违反《兰哈姆法》第2(e)(5)条的规定,因此驳回注册申请。由于功能性构成绝对注册障碍,委员会未继续分析商标是否缺乏显著性或样品是否合规。
六、经验启示与法律风险提示
外观配置类商标申请应避免涉及与商品功能直接相关的技术构造,尤其是已获得实用专利保护的内容;企业在广告中对某一设计的实用功能进行宣传时,应注意其可能在后续商标申请中被作为功能性反证使用;注册商品外观设计时,即使已有外观设计专利,也不足以抗辩实用功能性;美国商标审查对于功能性坚持“实质审查”原则,即便申请人试图将产品描述为包装,亦难以逃避适用;申请人应全面评估产品设计在专利申请、广告材料、市场现状等多渠道中的表现方式,保持一致性,以防被驳回注册申请。
七、参考资料
In re Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (C.C.P.A. 1982);TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001);In re Becton, Dickinson & Co., 102 USPQ2d 1372(TTAB 2012)。